Оформление ноу хау

5.1 Основные положения «ноу-хау»

«Ноу-хау» — объект лицензионного договора, не являющийся общеизвестным и практически применяемый в производственной и хозяйственной деятельности, представляющий:

1. Различного рода технические знания и опыт, не имеющие правовой охраны за рубежом, включая методы, способы и навыки, необходимые для проведения проектирования, расчетов, строительства или изготовления каких-либо объектов или изделий, научно-исследовательских, опытно-конструкторских, пуско-наладочных и т.п. работ;

2. Разработки и использование технологических процессов;

3. Составы и рецепты материалов, веществ, сплавов и т.п., методы и способы лечения, поиска и добычи полезных ископаемых;

4. Знание и опыт административного, экономического, финансового или иного порядка.

5.2 Оформление описания «ноу-хау»

«Ноу-хау» может быть оформлено на устройство или технологию.

Рекомендуемый объем описания «ноу-хау» 1-2 стр. печатного текста. Каждое предложение необходимо нумеровать. Логика построения текста должна быть безукоризненной с точки зрения раскрытия «ноу-хау» (посторонний человек, читающий описание должен сам понять суть «ноу-хау»).

Описание состоит из трех частей, каждая из которых начинается стандартно. Каждая часть должна содержать лишь те сведения, требования, параметры, без которых реализация в жизнь «ноу-хау» невозможна.

Структура «ноу-хау» на устройство:

  • I часть начинается словами «Устройство (прибор, механизм) состоит из…», а дальше идут пункты 1, 2, 3…;
  • II часть начинается словами «Устройство (прибор, механизм) собираю так…» а дальше идут пункты 1, 2, 3…;
  • III часть начинается словами «Устройство (прибор, механизм) работает так…» а дальше идут пункты 1, 2, 3…

Структура «ноу-хау» на технологию:

  • I часть начинается словами «Технология требует: 1, 2, 3…»;
  • II часть начинается словами «Технология изготовления (производства) заключается в: 1, 2, 3…»;
  • III часть начинается словами «Технологический процесс осуществляется так: 1, 2, 3…»;

Технология – совокупность знаний о способах и методах обработки продукта (материалов, вещества, энергии, информации и т.д.). Технологию всегда осуществляют в соответствии с неким алгоритмом.

Алгоритм – комплекс последовательно выполняемых действий (шагов, этапов), направленных на решение изобретательской задачи.

Прилагать формулы, чертежи, графики, таблицы и т.п. недопустимо.

В описании «ноу-хау» не должно быть ошибок, исправлений или подчисток.

5.3 Регистрация описания «ноу-хау»

Регистрацию описания «ноу-хау» совершают в нотариальной конторе по месту проживания, иногородних – в городской конторе №1. Регистрация осуществляется согласно действующего законодательства. Согласно закона, содержание документа нотариуса не интересует. Объем документа не регламентируется, копии нотариусу не оставляются. Госрегистрация фиксирует владельца «ноу-хау» и разрешает ему распоряжаться ним по собственному разумению.

Секрет производства (ноу-хау)

За регистрацию платится пошлина.

5.4 Реализация «ноу-хау»

Предложение «ноу-хау» покупателю осуществляется самим автором после госрегистрации «ноу-хау» путем:

  1. публикации объявления в прессе;
  2. письменного предложения владельцу средств производства (покупателю).

Цель реализации «ноу-хау»:

  • для применения;
  • для изготовления продукции;
  • для продажи прав.

Переговоры о реализации «ноу-хау» состоят из двух этапов:

  • предварительное знакомство сторон;
  • составление лицензионного (опционного) соглашения, которое предоставляет покупателю права ознакомления с технической документацией на изобретение или «ноу-хау» с тем, чтобы после ознакомления принять решение о целесообразности приобретения лицензии.

В опционном соглашении, предусматривающем риск сторон во время реализации «ноу-хау», должны быть отражены:

  • предмет соглашения;
  • официальное название «ноу-хау»;
  • намерения сторон о купле-продаже «ноу-хау»;
  • ограничение цены на «ноу-хау»;
  • методика ценообразования для договора купли-продажи «ноу-хау»;
  • время действия опционного соглашения.

После переговоров и составления опционного соглашения реализация «ноу-хау» состоит из следующих этапов:

  • технико-экономическая экспертиза покупателя;
  • получения автором «ноу-хау» акта технико-экономической экспертизы;
  • утверждение конечной цены «ноу-хау» с покупателем;
  • получение оплаты продавцом «ноу-хау».

5.5 Оформление рационализаторского предложения

Рационализаторское предложение – предложение по улучшению чего-либо в рамках отдельно взятой организации.

Для признания предложения рационализаторским установлены три основных признака, которым оно должно соответствовать, а именно: техническое решение, местная новизна, полезность.

Если содержание предложения не отвечает хотя бы одному из перечисленных признаков, квалификация такого предложения в качестве рационализаторского исключается.

Следовательно, предложение может быть квалифицированно рационализаторским только при условии, если оно удовлетворяет указанным признакам и:

  • содержит техническое решение, имеющее своим объектом конструкцию (устройство), технологию производства или материал (вещество);
  • обладает новизной, как минимум, в пределах предприятия, организации или учреждения которому оно подано;
  • является полезным, т е позволяет получить экономический или иной положительный эффект.

Примечания.

1 Обязательным условием, сохраняющим право авторов на рационализаторское предложение, является самостоятельное личное или коллективное техническое творчество.

2     Лица, оказавшие автору предложения только техническую помощь (изготовление чертежей и образцов, выполнение расчетов, оформление документации, проведение опытной проверки и другие работы по организации использования предложения), не признаются соавторами.

Не каждое рациональное предложение (т.е. разумное, целесообразное в определенных условиях), даже принятое к использованию, квалифицируется рационализаторским и влечет возникновение у автора прав, охраняемым положением.

This site was created using Okis. Create your own for FREE.

1. Лекция. Ноу-хау.

Доцент, к.и.н.,
Данков А. Г.

2. Основные вопросы:

Определение и основные характеристики;
Виды ноу-хау.

3. Определение и основные характеристики.

Ноу-хау (от англ. know how – знать как) или
секрет производства – это сведения любого
характера (изобретения, оригинальные
технологии, знания, умения и т. п.), которые
охраняются режимом коммерческой тайны и
могут быть предметом купли-продажи или
использоваться для достижения конкурентного
преимущества над другими субъектами
предпринимательской деятельности.

4. Определение и основные характеристики.

Ноу-хау включают в себя:
формулы,
методы,
схемы,
наборы инструментов.
любую другую конфиденциальную
информацию, способную обеспечить
превосходство над конкурентами.

5. Определение и основные характеристики.

В соответствии с международным
законодательством, желая монопольно
использовать некоторый способ
производства или техническое решение,
предприятие может выбрать один из двух
методов защиты — патент или
коммерческую тайну.

6.

Передача ноу-хау: порядок оформления и налоговые последствия

Определение и основные характеристики.Цель у патента и коммерческой тайны
одинаковая — не допустить
использования инновации конкурентами и
получить выгоду от монопольного
использования.

7. Определение и основные характеристики.

Отличия:
Патент подразумевает раскрытие
сведений и дальнейшую (предоплаченную
авторами) защиту со стороны закона, в
том числе право запрещать иным лицам
использовать такое же решение без
согласия держателя патента под угрозой
судебного преследования.

8. Определение и основные характеристики.

Ноу-хау подразумевает защиту при
помощи тайны. Сведения никому не
раскрываются, но в случае разглашения
или независимого открытия иным лицом
запретить использование такого способа
(технического решения) уже невозможно.

9. Определение и основные характеристики.

Иногда для защиты монопольных прав на
технологию используются оба метода:
патентом защищают самые общие
технологические параметры (так
называемый "зонтичный патент"), а
остальные тонкости производства хранят
в режиме коммерческой тайны.

10. Виды ноу-хау.

Виды ноу-хау обусловлены знаниями:
научно-технического характера:
конструкторские решения,
технологические, производственные,
проектные, строительные, монтажные,
эксплуатационные и т.д.;

11. Виды ноу-хау.

управленческого характера: эффективные
структуры
и методы управления, простые и
надежные структурные связи, четкое
распределение обязанностей и т.д.;

12. Виды ноу-хау.

коммерческого характера в области
реализации продукции: данные о
конъюнктуре рынка, о наиболее опытных
и авторитетных фирмах-посредниках,
сбытовых фирмах в странах реализации,
о наиболее целесообразных формах
сбыта продукции, организации ее рекламы
и т.д.;

13. Виды ноу-хау.

финансового характера: сведения о
наиболее выгодных формах
использования денежных средств, ценных
бумаг, капиталовложений и т.д. с учетом
изменения курсов валют, особенностей
национальных налоговых систем,
таможенных ограничений, сведений о
банковских объединениях, формах
кредитования и т.д.

14.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Ноу-хау. Определение и основные характеристики. Виды ноу-хау

English   РусскийПравила

Защита и передача ноу-хау (know – how)

Понятие «ноу-хау».

Ноу-хау как термин и как объект оборота возник в США. В переводе с английского "know-how" означает «знать, как», что является сокращением от «знать, как делать». Определение ноу-хау дано в статье 151 Основ гражданского законодательства СССР, где указано, что ноу-хау — это техническая, организационная или коммерческая информация, составляющая секрет производства, при условии что:

  • информация имеет коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам;

  • к этой информации нет доступа на законном основании;

  • обладатель информации принимает меры по охране ее конфиденциальности.

В современном гражданском законодательстве также используется более широкое понятие «коммерческой тайны» (ст. 139 ГК РФ), которая квалифицируется теми же признаками, что и ноу-хау.

Поскольку в данный момент правовой режим ноу-хау не определен, исходя из принципа аналогии закона, ноу-хау подлежит регулированию по аналогии с «коммерческой тайной».

Регистрация ноу-хау.

Ноу-хау относится к тем объектам интеллектуальной собственности, возникновение и защита которых не зависит от регистрации в государственных или иных органах.

В большинстве случаев объекты ноу-хау – это технические или организационные решения, которые имеют тот же уровень новизны, что и изобретения, однако, в силу тех или иных причин, не были зарегистрированы и на них не были получены патенты. Одним из самых известных случаев, когда компании не регистрируют изобретения – является компания Coca-Cola, которая уже более 100 лет для защиты секрета производства напитка «Соса-Cola» использует именно ноу-хау.

Можно указать следующие преимущества использования ноу-хау по сравнению с изобретением:

НОУ-ХАУ

ПАТЕНТ  НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

Неограниченный срок охраны

Срок охраны не более 20 лет

Отсутствие формальных ограничений на объем охраны. Охраняется вся секретная информация в том объеме в которой пожелает сохранять ее владелец

Объем охраны определяется формулой. Использование некоторой формулы всегда связано с возможностью её различного толкования

Отсутствие необходимости нести расходы на получение патента

Необходимость получения патента

Нет необходимости раскрывать информацию кому бы то ни было.

Вся информация об изобретении раскрывается в государственный орган и становиться обще доступной, что позволяет конкурентам выявить направление развития бизнеса

Защита ноу-хау наступает немедленно и не требует закрепления государственным органом

Начало защиты изобретения более затянуто, так как срок регистрации изобретения – не менее одного года.

 Однако, в свою очередь, ноу-хау имеет ряд недостатков, таких как:

— необходимость организации технических и организационных мероприятий по недопущению раскрытия ноу-хау;

— при регистрации третьим лицом изобретения с формулой, аналогичной ноу-хау, защита будет предоставляться владельцу патента на изобретение, поскольку им будут соблюдены все формальные процедуры для защиты своего права, лишить его такого права будет возможно только в случае, если удастся доказать, что он получил формулу изобретения не самостоятельно, а использовал чужое ноу-хау.

В большинстве случаев при выборе формы защиты информации ноу-хау также встает вопрос о взаимоотношениях с автором данной информации: передача прав организации, выплата автору вознаграждения, недопущение им распространения как самой информации, так и факта своего авторства.

Договоры о передаче ноу-хау

Отдельного регулирования договор о передаче ноу-хау в гражданском законодательстве не получил, и поэтому при составлении таких договоров необходимо руководствоваться принципами свободы договора.

Договор о передаче ноу-хау относят к договорам лицензионного типа (беспатентным лицензиям), поскольку необходимым элементом такого договора является разрешение (лицензия) на использование ноу-хау.

Однако, ВАС РФ в известном Постановлении № 6/8 от 01.07.96 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», давая разъяснение судам, указал, что  ноу-хау должны передаваться в соответствии с лицензионным договором.

Защита и регистрация ноу-хау.

С обоснованностью данной позиции можно спорить, но практика приняла такое указание ВАС, и договоры на передачу ноу-хау в большинстве случаев строятся на основании лицензионных соглашений, применяемых при предоставлении лицензий на регистрируемые объекты интеллектуальной собственности (товарный знак, изобретение, промышленный образец, полезная модель). В отличие от лицензионных соглашений на регистрируемые объекты интеллектуальной собственности лицензионный договор на ноу-хау регистрации не подлежит, за исключением случаев, когда ноу-хау передается в рамках лицензионных соглашений на  регистрируемые объекты интеллектуальной собственности или в рамках договора коммерческой концессии.

Кроме того ноу-хау может быть передано контрагентам правообладателя при выполнении контрагентом работ или оказании правообладателю услуг, когда выполнение таких работ/оказание таких услуг требует применения ноу-хау. Для сохранения режима охраны ноу-хау в таких договорах должны быть определены условия охраны конфиденциальности ноу-хау, в том числе в случае реорганизации или ликвидации одной из сторон договора в соответствии с гражданским законодательством, а также обязанность контрагента по возмещению убытков при разглашении им ноу-хау вопреки договору, а также должны быть определены объем и способ использования ноу-хау.

Установление режима охраны ноу-хау, проведение организационных мероприятий по защите ноу-хау, совершение сделок по передаче ноу-хау, заключение контрактов на производство работ и выполнение услуг с использованием ноу-хау требует досконального знания российского патентного законодательства, законодательства о защите прав на информацию.

В случае обращения в JGUARDспециалисты компании разработают для Вас все необходимые документы для защиты Вашего ноу-хау, планы мероприятий по защите ноу-хау.

JGUARD гарантирует сохранение конфиденциальности предоставленной Вами информации о ноу-хау.

Разработчик может защитить свою идею, технологию или техническую разработку, не патентуя ее, а заключив договор о передаче ноу-хау. Однако следует отметить, что к ноу-хау неприменимы типовые договоры и стандартные приемы правовой охраны. Поэтому очень важно грамотно составить договор о передаче ноу-хау, а также учесть, какие налоговые последствия повлечет заключение такого договора.

Понятие «ноу-хау»

Согласно статье 151 Основ гражданского законодательства1 ноу-хау — это техническая, организационная или коммерческая информация, составляющая секрет производства. В ГК РФ понятие «ноу-хау» отсутствует, но используется более широкое по смыслу определение «коммерческая тайна» (см. справку).

Поскольку критерии отнесения информации к коммерческой тайне и к ноу-хау одинаковы, то нормы законодательства в отношении коммерческой тайны распространяются и на ноу-хау. Таким образом, права обладателя ноу-хау защищаются до тех пор, пока выполняются три условия:

  • информация имеет коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам;
  • к информации нет доступа на законном основании;
  • обладатель информации принимает меры по охране ее конфиденциальности.

В российской практике под ноу-хау чаще всего подразумевают информацию научно-исследовательского, опытно-конструкторского, коммерческого и финансового характера.

Ноу-хау часто относят к объектам исключительных прав (авторских, смежных, патентных). Однако следует отметить, что ноу-хау является особым объектом гражданских прав: если третьи лица приобрели ноу-хау законным путем, то для них никакое исключительное право не действует. Иными словами, право на ноу-хау нарушают лишь те лица, которые или получили соответствующую конфиденциальную информацию незаконными методами, или в нарушение положений о конфиденциальности разгласили ноу-хау, ставшее им известным в силу договора, заключенного с его обладателем.

Особенностью ноу-хау также является то, что его оформление не требует процедурных формальностей, например регистрации. Срок охраны ноу-хау не ограничен и определяется временем существования режима конфиденциальности, который устанавливается в договоре о передаче ноу-хау. Рассмотрим подробнее, какими правовыми нормами регулируется договор на передачу ноу-хау, а также особенности его заключения.

Гражданско-правовой режим договора о передаче ноу-хау

Поскольку в ГК РФ договор о передаче ноу-хау не упоминается, то при его заключении можно руководствоваться нормами законодательства о лицензионных, авторских и других договорах, регулирующих отношения по передаче прав использования объектов интеллектуальной собственности2.

Договор о передаче ноу-хау относят к договорам лицензионного типа (беспатентным лицензиям), поскольку необходимым элементом такого договора является разрешение (лицензия) на использование ноу-хау.

Эта позиция отражается в нормативных актах, а также в судебных решениях. В частности, в письме Минфина России от 20.01.98 № 16-00-17-10 указывается, что ноу-хау передается по лицензии. Кроме того, в постановлении ВАС РФ от 01.07.96 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» говорится, что вкладом в имущество хозяйственного товарищества или общества может быть право пользования объектом интеллектуальной собственности или ноу-хау, передаваемое в соответствии с лицензионным договором, который должен быть зарегистрирован в порядке, предусмотренном законодательством. Поэтому договоры о передаче ноу-хау традиционно именуются лицензионными, а его участники — обладатель и приобретатель ноу-хау — соответственно лицензиаром и лицензиатом.

Справка

Информация составляет служебную или коммерческую тайну в случае, когда она имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании и обладатель информации принимает меры по охране ее конфиденциальности. Сведения, которые не могут составлять служебную или коммерческую тайну, определяются законом и иными правовыми актами (ст. 139 ГК РФ).

Ноу-хау может передаваться как по договору о его передаче, так и в рамках патентно-лицензионных договоров, договоров коммерческой концессии (гл. 54 ГК РФ). Следует отметить, что договор о передаче ноу-хау не подлежит регистрации в Российском агентстве по патентам и товарным знакам (Роспатенте). Однако если ноу-хау передается в рамках патентно-лицензионного договора или договора коммерческой концессии, то указанный договор должен быть зарегистрирован в Роспатенте. Если это требование не соблюдено, то договор считается недействительным.

Кроме того, передача ноу-хау может оформляться договором строительного подряда (§ 3 гл.

Что такое Ноу-Хау и как зарегистрировать свои права

37 ГК РФ) или договором на выполнение проектных и изыскательских работ (§ 4 гл. 37 ГК РФ) в тех случаях, когда выполнение работ по этим договорам предполагает обладание соответствующей конфиденциальной информацией.

При подготовке и заключении договора о передаче ноу-хау весьма важен первый этап: переговоры, согласования, обмен информацией. На этом этапе заключение договора нередко представляется проблематичным, что объясняется спецификой данного объекта гражданских прав.

Предлицензионный договор

На этапе переговоров потенциальный лицензиат имеет только общее представление о содержании ноу-хау, планируемого к передаче, и хочет ознакомиться с ним подробнее. Обладатель же ноу-хау заинтересован в защите своих прав на тот случай, если лицензиат, предварительно ознакомившись с конфиденциальной информацией, начнет извлекать из нее коммерческую выгоду без привлечения лицензиара или раскроет такую информацию третьим лицам. Эту проблему можно решить путем заключения одного из двух предлицензионных договоров — о конфиденциальности или опционного.

Договор о конфиденциальности возлагает на лицензиата обязанность сохранять конфиденциальность полученной информации, в частности сообщать ее только тем специалистам, которым она необходима для выполнения работы. При этом предполагается, что соответствующие работники должны подписать обязательство о неразглашении.

Договор о конфиденциальности, как правило, предусматривает передачу информации на определенный срок. В интересах лицензиара включить в договор условие о сохранении конфиденциальности и по истечении срока действия договора. Это защитит права лицензиара в случае, если договор о передаче ноу-хау так и не будет заключен.

Предметом опционного договора является обязательство сторон заключить в будущем договор о передаче ноу-хау. Подписывая этот контракт, обладатель ноу-хау получает гарантию, что договор о его передаче будет заключен, а лицензиат получает возможность осуществить испытания мелкосерийного образца соответствующей продукции и таким образом оценить ноу-хау.

Согласно опционному договору приобретатель ноу-хау должен произвести одноразовый платеж обладателю информации за передачу ноу-хау на испытание. При этом стороны должны оговорить, что такая передача не дает права использовать ноу-хау каким-либо иным образом, помимо испытаний. В договоре также предусматривается, что если по окончании испытания ноу-хау стороны не заключат договор о его передаче, то потенциальный покупатель не имеет права разглашать, передавать третьим лицам и использовать полученные от обладателя ноу-хау сведения. При этом если покупатель ноу-хау отказывается от заключения договора, то сумма, уплаченная им продавцу, не возвращается. Если стороны по итогам заключенного предлицензионного договора не теряют интереса к сделке, то подписывается договор о передаче ноу-хау, а внесенная покупателем сумма пойдет в счет будущих платежей по нему.

Предмет и существенные условия договора

Предметом договора о передаче ноу-хау является не уступка (передача) прав на использование ноу-хау, а передача самой информации. Как правило, она передается в форме документов (технических описаний, методик, формул). Возможна также передача опытных образцов изделий.

Как и любой гражданско-правовой договор, документ о передаче ноу-хау должен включать существенные условия. Основные положения, на которые необходимо обратить внимание при заключении договора ноу-хау, приведены в табл. 1.

При составлении договора о передаче ноу-хау важно решить, сохраняет ли лицензиар право использовать ноу-хау самостоятельно. На практике в большинстве случаев это допускается.

Финансовые условия передачи ноу-хау

Финансовые условия передачи ноу-хау не являются существенными, то есть их отсутствие в договоре не влечет его недействительности. Однако если цена не может быть установлена из содержания договора, то его исполнение оплачивается по цене, которая обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги при сравнимых обстоятельствах (п. 3 ст. 424 ГК РФ). Поскольку на практике установить аналогичную цену на новое изобретение сложно, то желаемую цену лучше указать непосредственно в договоре.

Заключая договор о передаче ноу-хау, стороны могут по своему выбору установить цену как в форме паушального платежа (единовременной твердой суммы) или периодических платежей (роялти), так и комбинации паушального платежа и роялти, выплачиваемых лицензиатом. Размер паушального платежа может определяться, например, исходя из прогнозируемого за период действия договора дохода лицензиата или фактических издержек лицензиара, связанных с разработкой и правовой защитой ноу-хау.

В качестве базы для определения роялти можно установить стоимость чистых продаж лицензионной продукции, себестоимость лицензионной продукции или валовой объем реализации лицензионной продукции.

Ставка роялти колеблется, как правило, в пределах 1—12%, а наиболее часто устанавливается в диапазоне 2—6%. Для некоторых отраслей существуют шкалы ставок среднестатистических рыночных роялти3 (см. табл. 2).

При установлении порядка выплаты за использование ноу-хау в договоре рекомендуется указать, что покупатель ноу-хау оплачивает его стоимость только после получения от продавца информации и документации, необходимых для использования ноу-хау. В частности, в арбитражной практике есть пример, когда суд признал необоснованным отказ компании — покупателя ноу-хау вносить паушальный платеж из-за того, что компания, продающая информацию, не выполнила свои обязательства по передаче документации для производства продукции. Решение суда основывалось на факте, что в лицензионном договоре о передаче ноу-хау отсутствовало условие выплаты паушального платежа после передачи компанией-продавцом технической документации, необходимой для производства продукции по лицензии (постановление ФАС Московского округа от 26.05.03 № КГ-А41/3153-03).

Налоговые последствия передачи ноу-хау

В заключение рассмотрим налоговые последствия подписания договора о передаче ноу-хау.

Налог на прибыль

Для обладателя ноу-хау возмездное предоставление его другому лицу означает возникновение облагаемого дохода, который может быть квалифицирован либо как доход от реализации имущественных прав (ст. 249 НК РФ), либо как внереализационный доход (ст. 250 НК РФ). В Налоговом кодексе РФ нет критериев отнесения данного дохода к той или иной группе, поэтому налогоплательщик делает это самостоятельно в учетной политике в зависимости от того, признает ли он данный доход как доход от одного из основных видов деятельности.

Для предприятия, которое приобретает ноу-хау, налоговые последствия зависят от соответствия приобретенных прав критериям нематериального актива, указанным в п. 3 ст. 257 НК РФ.

Стоимость ноу-хау, признанного нематериальным активом, уменьшает облагаемую прибыль лицензиата путем списания амортизации в течение срока использования или 10 лет, если такой срок определить невозможно, но не более срока деятельности налогоплательщика (п. 3 ст. 257 НК РФ). Если ноу-хау не отвечает хотя бы одному требованию п. 3 ст. 257 НК РФ (например, по условиям договора срок использования ноу-хау составляет менее 12 месяцев), то расходы на его приобретение уменьшают облагаемую прибыль как расходы текущего характера.

Особо следует обратить внимание на то, что не признаются амортизируемым имуществом приобретенные права на объекты интеллектуальной собственности, «если по договору на приобретение указанных прав оплата должна производиться периодическими платежами в течение срока действия указанного договора» (п. 2 ст. 256 НК РФ). Таким образом, даже если полученное ноу-хау отвечает всем признакам амортизируемого имущества, но оно передано на определенный срок и оплачивается в течение всего срока действия договора, его стоимость через амортизацию не списывается. Однако платежи за пользование ноу-хау списываются на уменьшение облагаемой прибыли в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией (подп. 37 п. 1 ст. 264 НК РФ). В большинстве случаев такой вариант более выгоден налогоплательщику.

Поскольку в ст. 256 НК РФ не говорится о равномерных платежах, любой договор о передаче ноу-хау на определенный период, предусматривающий платежи в течение срока действия договора, позволяет не включать ноу-хау в состав амортизируемого имущества, а списывать платежи лицензиата по мере их уплаты в соответствии с договором. Следовательно, при заключении договоров на передачу ноу-хау на срок более 12 месяцев можно оговаривать, чтобы хотя бы минимальная часть суммы за ноу-хау уплачивалась периодическими платежами в течение всего срока действия договора. Тогда лицензиат получит возможность не признавать ноу-хау амортизируемым имуществом и одномоментно уменьшить облагаемую прибыль на сумму первого платежа.

Впрочем, на практике налогоплательщики нередко сталкиваются с проблемой отнесения ноу-хау к текущим расходам. В частности, вызывает трудности документальное подтверждение факта получения и использования ноу-хау в производстве. В силу специфики этого объекта гражданского оборота единственным документом, подтверждающим получение ноу-хау, является акт его приема-передачи по лицензионному договору, поэтому в нем как можно подробнее следует перечислить передаваемые лицензиату документы. Факт использования ноу-хау в производстве может быть документально подтвержден приказами, служебными записками и прочими внутренними документами предприятия-лицензиата.

НДС

В статье 146 НК РФ указано, что к числу объектов НДС относятся и операции по передаче имущественных прав, поэтому передача ноу-хау облагается этим налогом. Соответственно лицензиат (приобретатель ноу-хау), перечислив НДС в составе цены, вправе принять его к вычету на общих основаниях.

Определенные сомнения в этой связи вызывает лишь передача ноу-хау иностранной компанией (обладателем ноу-хау) российскому юридическому лицу (лицензиату). Дело в том, что в ст. 148 НК РФ территория России признается местом реализации услуг по передаче объектов интеллектуальной собственности, оказанных иностранной компанией, только при их «передаче в собственность или переуступке». В остальных случаях передача таких объектов считается реализацией вне российской территории и не облагается НДС на основании ст. 146 НК РФ. Передача ноу-хау во временное пользование не может трактоваться как «передача в собственность» или «переуступка». Несмотря на явное несовершенство нормы ст. 148 НК РФ, очевидно, что в ней говорится об отчуждении объектов интеллектуальной собственности, а не об их передаче во временное пользование. Следовательно, передача ноу-хау иностранной компанией российскому юридическому лицу во временное пользование по смыслу ст. 148 НК РФ не влечет начисления и уплаты НДС (мнение налоговой службы по этой проблеме см. ниже).

Налог на имущество

С 1 января 2004 года объектом налогообложения для российских организаций признается движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в соответствии с порядком ведения бухгалтерского учета (ст. 374 НК РФ). Поскольку ноу-хау может учитываться на балансе налогоплательщика только в качестве нематериального актива, налог на имущество со стоимости ноу-хау не уплачивается.

В заключение хотелось бы подчеркнуть следующее. Несмотря на то что на практике порядок заключения и условия договора о передаче ноу-хау могут быть определены на основе общих положений, регулирующих вопросы передачи объектов интеллектуальной собственности, при его составлении прежде всего необходимо учитывать особенности правового режима ноу-хау. Однако не следует забывать о специфических, свойственных договору о передаче ноу-хау, правовых и налоговых последствиях его заключения.

Геннадий Семёнов,советник налоговой службы РФ II ранга

Деятельность организации по предоставлению в пользование интеллектуальной собственности для исчисления НДС может рассматриваться как оказание услуг. Напомним, что в соответствии с п. 5 ст. 38 НК РФ услугой для целей налогообложения признается деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности. В свою очередь операции по предоставлению в пользование интеллектуальной собственности облагаются налогами в порядке, предусмотренном п. 1 ст. 146 и ст. 148 НК РФ.

Таким образом, если по договору о передаче ноу-хау передаются права на использование объектов интеллектуальной собственности, то для определения места реализации услуг по передаче указанных прав для определения НДС следует руководствоваться ст. 148 НК РФ. Согласно этой статье, если покупатель услуг осуществляет свою деятельность в России, местом реализации авторских прав или иных аналогичных прав признается территория РФ (п. 4 ст. 148 НК РФ). Кроме того, территория России признается местом реализации услуг в случае, если покупатель услуг осуществляет деятельность в России на основе государственной регистрации, а при ее отсутствии — на основании места, указанного в учредительных документах организации.

Если услуги реализуются иностранными компаниями, не состоящими на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщиков, и местом реализации услуги является Россия, налоговая база определяется налоговыми агентами как сумма дохода от реализации услуг с учетом налога (п. 1 ст. 161 НК РФ). При этом налоговые агенты обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога независимо от того, исполняют ли они обязанности налогоплательщика, связанные с исчислением и уплатой налога.

Таким образом, при выплате доходов иностранному лицу за предоставленные по договору права на использование объектов интеллектуальной собственности налоговому агенту следует удерживать НДС.

_____________________________________________
1 Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик от 31.05.91 № 2211-1. – Примеч. редакции.
2 Составление указанных договоров в российском законодательстве регулируется Законами РФ от 23.09.92 № 3523-1 «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных», от 23.09.92 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и от 09.07.93 № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах», а также Патентным законом РФ от 23.09.92 № 3517-1. – Примеч. редакции.
3 Данные предоставлены авторами исходя из собственной практики заключения договоров о передаче ноу-хау. – Примеч. редакции.

Авторы:

Ахметшин Рустем (партнер компании «Пепеляев, Гольцблат и партнеры»)
Беккер Екатерина (юрист компании «Пепеляев, Гольцблат и партнеры»)